Dictamen nº 140 de 05 de Mayo de 2014, de Ministerio de Justicia y Paz
| Emisor | Ministerio de Justicia y Paz |
05 de mayo, 2014
C-140-2014
Doctora
Cristina Ramírez Chavarría
Ministra
Ministerio de Justicia y Paz
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, doy respuesta al oficio n.° MJP-154-03-2013, del 19 de marzo del 2013, por medio del cual el entonces Ministro Fernando Ferraro Castro, solicitó el dictamen sobre la procedencia de la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los registros números 200726 y 200727, correspondientes en ese orden al nombre comercial y a la marca de servicios SANTO TOMÁS, propiedad de la empresa NARET SOCIEDAD ANÓNIMA.
Lo anterior no sin antes manifestarle las disculpas del caso por la dilación en su evacuación, motivada por el alto volumen de trabajo que maneja esta institución.
ANTECEDENTES
De las piezas que componen el expediente administrativo n.° 10-2012 que se nos remitió con su gestión, el cual se compone de dos tomos, el primero con 40 folios correspondiente al procedimiento, y el segundo, identificado como Legajo de Prueba, de 58 folios, consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:
El 3 de noviembre del 2005, la apoderada especial de la sociedad Corporación Galiota S.A., cédula jurídica n.° 3-101-117795 , solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial “H S T (Diseño)”, para proteger y distinguir: “Negocios inmobiliarios y administración de inmuebles para el desarrollo de actividades de esparcimiento y deportivas, así como, desarrollo de la actividad ecuestre como deporte, esparcimiento y diversión, talleres de equitación cuido y mantenimiento de equipos. Se trata de un establecimiento comercial dedicado a prestar los anteriores servicios”; gestión a la que se le asignó el número de expediente 8557-05 (folios 1 a 6 del Legajo de Prueba).
Luego de que el Registro de la Propiedad Industrial emitió el 11 de noviembre de 2005, el Listado de posibles antecedentes de marcas de la gestión anterior que pudieran impedir su inscripción (estudio de novedad); dictó la resolución de las 13:10 horas del 29 de noviembre de 2005, en la que le hizo a la representante de Corporación Galiota S.A una serie de prevenciones a fin de seguir con el trámite de inscripción, entre ellos: “2) Identificar con su respectiva denominación y clases (cuando corresponda) aquellas marcas u otras solicitudes que desea tramitar ante este Registro... - En el Poder Especial adjunto se indica el distintivo como HACIENDA SANTO TOMÁS, siendo un diseño especial, corregir. - Por otra parte la solicitud no es un nombre comercial sino se trata de un emblema, “Signo figurativo que identifica y distingue una empresa o un establecimiento”, corregir situación tanto en solicitud como en poder.” (folios 7 a 11 del Legajo de Prueba).
El 17 de agosto de 2006 la representante de Corporación Galiota S.A., manifiesta en lo que interesa que el nombre comercial que se solicita es “Hacienda Santo Tomás” (folios 11 vuelto a 13 del Legajo de Prueba).
El 16 de enero del 2007 el Registro de la Propiedad Industrial hizo un nuevo estudio de novedad del distintivo solicitado en las clases 00, 36 y 41; luego de lo cual, emitió el edicto respectivo que fue publicado en las Gacetas números 57, 58 y 59 de los días 21, 22 y 23 de marzo del año 2007, respectivamente (folios 2, 17 vuelto a 25 y 28 del Legajo de Prueba).
El 11 de junio del 2007 el nombre comercial “Hacienda Santo Tomás” a favor de Corporación Galiota S.A., fue inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número de registro 168304 (folios 28 y 56 del Legajo de Prueba).
La empresa NARET S.A., de origen costarricense, por medio de su representante solicitó el 17 de octubre del 2008 al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial “SANTO TOMÁS”, para proteger y distinguir primero “servicios de construcción y comercialización de proyectos urbanísticos”; y que concreta luego ante una prevención de dicho órgano, de que el registro solicitado “protegerá un establecimiento dedicado al giro que señala el diseño sea CONDOMINIO”; gestión a la que se le asignó el número de expediente 2008-10437 (folios 30 a 34 y 40 del Legajo de Prueba).
El propio 17 de octubre del 2008 el representante de la empresa NARET S.A., solicitó también al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca comercial “SANTO TOMÁS” en la clase 37 internacional para proteger y distinguir primero: “SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJOS URBANÍSTICOS”; y que luego, ante una prevención de dicho órgano, aclaró que el registro solicitado “protegerá los servicios de construcción de condominios”; gestión a la que se le asignó el número de expediente 2008-10438 (folios 44 a 45 y 49 del Legajo de Prueba).
No consta del expediente remitido que el Registro de la Propiedad Industrial haya hecho el estudio de novedad o emitido el Listado de posibles antecedentes de marcas en relación con las solicitudes anteriores, a pesar de lo cual, procedió a emitir los correspondientes edictos, que fueron publicados ambos a partir del 28 de octubre del 2009 (folios 37, 41, 50 y 54 del Legajo de Prueba).
El distintivo “SANTO TOMÁS”, como nombre comercial y marca de servicios, fue inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial a favor de la empresa NARET S.A., el 12 de mayo de 2010 bajo los números registros 200726 y 200727, respectivamente (folios 57 y 58 del Legajo de Prueba).
El día 26 de noviembre del 2012, la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial realizó un informe de actividad procesal defectuosa en el que se indica que las inscripciones del nombre comercial y la marca de servicios “SANTO TOMÁS”, bajo los registros números 200726 y 200727, respectivamente, a favor de la empresa NARET S.A., se otorgaron de manera irregular puesto que no se respetó el derecho de prelación registral del titular de la marca “HACIENDA SANTO TOMÁS” (registro n.°168304), de Corporación Galiota S.A., inscrita desde el 11 de junio del 2007; con la que se estima existe una identidad evidente: “al analizar en su integridad tales signos es claro que existe identidad entre los mismos ya que son muy similares, prácticamente idénticos en cuanto su denominación preponderante, y distinguen los mismos giros comerciales o giros comerciales relacionados con los servicios, por lo que pueden causar confusión al público consumidor en los medios comerciales, situación que es palpable sin necesidad de realizar ninguna operación lógica (sic), lo cual evidencia la existencia de una nulidad evidente y manifiesta en la inscripción del signo. ” Agrega que el defecto se hubiera evitado de haberse realizado por el funcionario registral el examen de fondo de los signos solicitados conforme al artículo 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dando lugar, a una vulneración de los artículos 8, 65, 66 y 68 de la misma normativa que tutelan los derechos de terceros. Por lo que, recomendó para subsanar la actuación defectuosa detectada, seguir el procedimiento establecido en el párrafo último del artículo 37 de la citada Ley de Marcas a fin de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los registros números 200726 y 200727 en cuestión (folios 1 a 10 del expediente administrativo).
En razón de lo anterior, el entonces señor Ministro de Justicia, mediante resolución n.° 966-2012, de las 11:40 horas del 10 de diciembre del 2012, nombró como órgano director del procedimiento a los funcionarios Tomás Montenegro Montenegro, como miembro propietario, y Álvaro Valverde Mora, como miembro suplente, para que verifiquen la verdad real de los hechos relativos a la presunta nulidad de la inscripción del signo “SANTO TOMÁS” como nombre comercial (200726) y marca de servicios (200727), consistente en: “Que en fecha 12 de mayo de 2010, se inscribió a nombre de NARET S.A. los signos indicados anteriormente; como nombre comercial bajo el registro 200726 para proteger un establecimiento dedicado a los servicios de construcción y comercialización de proyectos urbanísticos, ubicado en San...
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