Dictamen nº 065 de 04 de Marzo de 2014, de Ministerio de Justicia y Paz
| Emisor | Ministerio de Justicia y Paz |
04 de marzo de 2014
C-065-2014
Doctora
Ana Isabel Garita Vílchez
Ministra
Ministerio de Justicia y Paz
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, damos respuesta al oficio n.° MJP-061-02-2013, del 7 de febrero del año pasado, por medio del cual, el entonces Ministro Fernando Ferraro Castro, solicitó el dictamen acerca de la procedencia de la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta del Registro n.° 198118, correspondiente a la marca “NOVOXALFARMA”, propiedad de la empresa NOVOXAL FARMA S.A.
Lo anterior no sin antes manifestarle las disculpas del caso por la dilación en su evacuación, motivada por el alto volumen de trabajo que maneja esta institución.
ANTECEDENTES .
De las piezas que componen el expediente administrativo n.° 06-2012 que se nos remitió con su gestión, el cual se compone de dos legajos (uno de prueba que consta de 38 folios y el expediente del procedimiento de 28 folios), consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:
El 31 de enero del 2000, el representante de la empresa FARMAVISIÓN S.A., cédula jurídica n.° 3-101-014512, con domicilio en San José, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “NOVOXAL”, cuyo país de origen es Costa Rica, en clase 5 internacional para proteger y distinguir: “PRODUCTOS FARMACEÚTICOS DE USO HUMANO, HIGIÉNICOS Y VETERINARIOS.” A esta solicitud se le asignó el número de expediente 2000-815 (folios 3 a 6 del Legajo de Prueba).
Luego de realizado el 8 de febrero del 2000, el estudio de novedad de la solicitud anterior, el Registro de la Propiedad Industrial emitió el edicto respectivo que fue publicado en La Gaceta, en las ediciones números 71, 72 y 73 de los días 10, 12 y 13, respectivamente, del mes de abril de 2000 (folios 7 a 14 del Legajo de Prueba).
El 27 de julio del 2000 la marca “NOVOXAL”, a favor de la empresa FARMAVISIÓN S.A., fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número de registro 121183 (folios 1, 2, 14 y 37 del Legajo de Prueba).
El 8 de setiembre del 2009, el representante de la sociedad Novoxal Farma S.A., cédula jurídica n.° 3-101-515828, organizada y existente de acuerdo con las leyes de Costa Rica, y domiciliada en el “edificio Farmavisión S.A.”, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “NOVOXAL FARMA”, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos de uso humano”. A esta solicitud se le asignó el número de expediente 2009-7905 (folios 15 a 21 del Legajo de Prueba).
Luego de la elaboración del edicto y su respectiva publicación, el Registro de la Propiedad Industrial procedió a la inscripción de la marca “NOVOXAL FARMA”, a favor de la empresa Novoxal Farma S.A., el 13 de enero del 2010, bajo el número de registro 198118 (folios 29, 35 y 38 del Legajo de Prueba).
El 13 de noviembre de 2012, la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial realizó un informe de actividad procesal defectuosa en el que se indica que la inscripción de la marca “NOVOXAL FARMA”, a favor de la empresa Novoxal Farma S.A., se otorgó de manera irregular, al no haberse realizado el examen de fondo de dicha solicitud conforme al artículo 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, a fin de determinar la existencia de algún signo anterior inscrito o en trámite con el que pudiera existir algún tipo de confusión o asociación empresarial en cuanto a la naturaleza de los productos ofrecidos, que de haberse hecho, mostraría la existencia de la marca inscrita “NOVOXAL”, con la que “claramente comparten canales de distribución, puestos de venta y van destinados a un mismo tipo de consumidor y que no solo son los mismos productos, sino que por su naturaleza, debe tenerse inclusive un criterio de calificación más riguroso al corresponder a productos farmacéuticos donde lo que está de por medio es la salud pública.” En consecuencia, considera que el distintivo en cuestión resulta inadmisible por derechos de terceros, en contravención de los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, en perjuicio del derecho de prelación de la empresa FARMAVISIÓN S.A., protegido por el artículo 4 de la citada normativa. Por lo que recomendó seguir el procedimiento establecido en el párrafo último del artículo 37 de la Ley de Marcas a fin de corroborar la existencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta en el registro n.°198118 de la marca “NOVOXAL FARMA” (folios 1 a 5 del expediente administrativo).
Con motivo del informe anterior, el señor Jorge Rodríguez Bogle, actuando como Ministro de Justicia a.i., mediante resolución n.° 917-2012, de las 2:10 horas del 26 de noviembre del 2012, nombró como órgano director del procedimiento a los funcionarios Tomás Montenegro Montenegro, como miembro propietario, y Álvaro Valverde Mora, como miembro suplente, para que verifiquen la verdad real de los hechos relativos a la presunta nulidad de la inscripción de la marca “NOVOXAL FARMA”, consistente en: “Que en fecha 13 de enero de 2010 se inscribió el signo marcario “NOVOXAL FARMA”, en clase 5 internacional, protegiendo: Productos farmacéuticos de uso humano, bajo el registro 198118, estando previamente registrada la marca “NOVOXAL” (registro 121183) protegiendo en la clase 5 internacional: Productos farmacéuticos de uso humano, higiénicos y veterinarios, propiedad de la firma FARMAVISIÓN, S.A., lo cual contraviene lo establecido por los artículos 8 incisos a) y b) y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por consiguiente, lo procedente era prevenir de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la existencia de la marca “NOVOXAL”, inscrita desde el 27 de julio del 2000, perteneciente a otro titular y que protege los mismos productos o productos directamente relacionados en la misma clase 05 internacional, que claramente comparten canales de distribución, puestos de venta y van destinados a un mismo tipo de consumidor y que no solo son los mismos productos, sino que por su naturaleza, debía tenerse inclusive un criterio de calificación más riguroso al corresponder a productos farmacéuticos donde lo que está de por medio es la salud pública.” Esta resolución fue notificada a ambas empresas interesadas el 5 de diciembre del 2012 (folios 7 a 10 del expediente administrativo).
El referido órgano director mediante resolución de...
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