Dictamen nº 426 de 27 de Noviembre de 2014, de Ministerio de Justicia y Paz
| Emisor | Ministerio de Justicia y Paz |
27 de noviembre del 2014
C-426-2014
Doctora
Cristina Ramírez Chavarría
Ministra
Ministerio de Justicia y Paz
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, doy respuesta al oficio n.° MJP-342-05-2013 del 7 de mayo del 2013, por medio del cual, el entonces Ministro Fernando Ferraro Castro, solicitó el dictamen sobre la procedencia de la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro n. ° 212943 de la marca “NETCOM TECHNOLOGIES (DISEÑO)”, propiedad de la empresa NETCOM TECNOLOGIAS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA.
Lo anterior no sin antes manifestarle las disculpas del caso por la dilación en su evacuación, motivada por el alto volumen de trabajo que maneja esta institución.
ANTECEDENTES
De las piezas que componen el expediente administrativo n.° 01-2013 que se nos remitió con dicha gestión, el cual se compone de dos legajos, el primero con 32 folios físicos (expediente administrativo), y el segundo, de 46 folios (Legajo de pruebas, certificado conforme al artículo 51.2 del Código Procesal Contencioso-Administrativo), consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:
El 15 de marzo de 2007, el apoderado especial de la sociedad Continex, Continental Importación y Exportación S.A., cédula jurídica 3-101-17746, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo “GRUPO NEXCOM”, en la clase 42 internacional, para proteger y distinguir “Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software” – según rectificaciones en cuanto a la razón social y lista de productos protegidos que se hizo después por sus representantes – solicitud a la que se le asignó el número de expediente n.° 2007-2378 (folios 1 a 4, 8, 9, 11, 12, 14 y 18 del Legajo de Prueba).
Luego de emitir el 23 de abril del 2007, el Listado de posibles antecedentes de marcas de la gestión anterior que pudieran impedir su inscripción (estudio de novedad) y de haber cumplido la sociedad interesada con las prevenciones hechas, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:25 horas del 14 de enero del 2008, tuvo por comprobado que el distintivo solicitado no estaba comprendido dentro de las prohibiciones de ley, al tiempo que cumplía con los requisitos de forma y fondo. Del mismo modo, que de acuerdo con el informe de novedad y antecedentes no aparecían otros signos en trámite o inscritos que impidiesen su inscripción, por lo que ordenó la publicación del aviso correspondiente (folios 5 a 8, 15 y 16 del Legajo de Prueba).
Que la publicación de los edictos correspondientes fue hecha en las Gacetas números 89, 90 y 91 de los días 9, 12 y 13 de mayo de 2008, respectivamente (folio 1 del Legajo de Prueba).
El 21 de julio del 2008 la marca “GRUPO NEXCOM”, a favor Continex Continental Importación y Exportación S.A., fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número de registro 177903 (folios 17 a 19 del Legajo de prueba).
El 25 de febrero del 2011, el señor Wolfang Sancho Avilés, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa NETCOM TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA S.A., cédula jurídica 3-101-617601, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios “NETCOM TECHNOLOGIES (DISEÑO)”, en la clase 42 internacional para proteger y distinguir “Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relacionados con estos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de equipo y programas de computadoras o software”; solicitud a la que se le asignó el número de expediente n.° 2011-1645 (folios 21 a 23 del Legajo de Prueba).
El Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 10:46:01 horas del 4 de marzo del 2011 por aplicación de los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos le comunicó al representante de NETCOM TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA S.A., las objeciones de forma y fondo para acceder al registro solicitado. En cuanto a las objeciones de forma le solicita aportar la personería jurídica de la sociedad y aclarar la reserva de colores según el logo aportado. Por el fondo le indica que el signo solicitado no reúne la característica de originalidad necesaria, ya que, no cuenta con la distinción que requiere toda marca al ser un término de uso común en la industria informática, por lo tanto, resulta irregistrable por razones intrínsecas de acuerdo con el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas (folios 24 a 30 del Legajo de prueba).
El 18 de marzo del 2011 el apoderado de la empresa NETCOM TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA subsanó las objeciones de forma. Por lo que se refiere a las de fondo señaló que la marca Netcom Technologies tenía características propias que determinaban claramente la actividad a que se dedicaba la empresa sin llamar a ningún tipo de confusiones, ni engaños y en ese mismo acto solicitó la revocación de la calificación hecha (folios 31 a 33 del Legajo de prueba).
El 11 de mayo del 2011 el Licenciado Jorge Moreira Gómez y la Licda. Paola Monge Quesada de la Comisión de Rechazos de Plano del Registro de Propiedad resolvieron: “Considera esta Comisión que el distintivo solicitado, ostenta la suficiente distintividad al ser considerada como un todo, razón por la cual el consumidor medio puede identificarla y apartarla del resto, por otra parte los términos que utiliza no son genéricos, no son una designación común o usual del servicio que se trata, ni descriptivos, poseen la suficiente carga de distintividad respecto a los servicios que se desean comercializar, no resultan ser engañosos, además que el término que le otorga la distintividad no tiene traducción por ser de fantasía, en este caso el vocablo Netcom; por lo que la marca en estudio tiene la distintividad necesaria y por lo tanto no se puede asociar en las causales de irregistrabilidad del artículo 7 de la Ley de Marcas”. Finalmente dispuso continuar con el procedimiento de registro (folio 34 del Legajo de prueba).
En el Legajo de pruebas no consta el listado de posibles antecedentes de marcas de la gestión anterior que pudieran impedir su inscripción (estudio de novedad); sin embargo, el Registro de la Propiedad Industrial emitió el edicto correspondiente y mediante resolución de las 8:00 horas del 18 de mayo del 2011 previno al representante de NETCOM TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA retirar el edicto para su correspondiente publicación de ley (folios 35 a 40 y 46 del Legajo de prueba).
Luego de la publicación de los edictos correspondientes en las Gacetas números 144, 150 y 151 de los días 4, 5, y 8 de agosto del 2011, respectivamente, y de que no hubo oposiciones, la marca de servicios “NETCOM TECHNOLOGIES (Diseño)”, a favor de la empresa NETCOM TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA fue inscrita el 7 de octubre del 2011 en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número de registro 212943 (folios 21, 41, 45 y 46 del Legajo de prueba).
El 11 de enero del 2013, la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial elaboró un informe de actividad procesal defectuosa, en el que indicó...
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