C-076-2008
11 de marzo de 2008
Licenciado
Luis Gustavo Álvarez Ramírez
Director del Registro de la Propiedad Industrial
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, doy respuesta a su oficio n.° DRPI-557-2007, del 28 de noviembre del 2007, por medio del cual nos solicitó el dictamen a que se refiere el artículo 173, párrafo 1° de la Ley General de la Administración Pública, n.° 6227, del 2 de mayo de 1978 (en lo sucesivo LGAP), para declarar en vía administrativa la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la inscripción del distintivo comercial “ELEMENT”, a nombre de CRAZY T-SHIRT S.A., bajo el número de registro 143723.
I. ANTECEDENTES.
De las fotocopias certificadas que componen el expediente administrativo n.° 03-2007 que se nos remitió con su gestión (66 folios en total), consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:
1) El 5 de abril del 2002, la apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad BOGA K.B.U. S.A., cédula jurídica n.° 3-101-252761, solicita al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “element”, en la clase 25 internacional, para proteger y distinguir ropa y zapatos, a la que se le asigna el número de expediente n.° 2386-2002 (folios 10 a 13 del expediente administrativo).
2) La solicitud anterior quedó en suspenso mediante resolución del referido Registro de las 11:52 horas del 29 de mayo del 2002, al constatar del estudio de posibles antecedentes de marcas, realizado el 10 de abril de ese año, que existía una solicitud de inscripción previa para una marca igual por parte de la empresa CRAZY T-SHIRT S.A., tramitada bajo el expediente n.° 2001-7008. Lo anterior, de conformidad con los artículos 4 y 8.a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. No consta de la documentación que se nos remitió con su gestión las copias certificadas del expediente n.° 2001-7008; el cual, por distintas referencias que se hacen en el expediente administrativo bajo nuestro poder, parece que quedó archivado desde el 5 de noviembre del 2004 e incluso pudo haberlo sido antes (desde el 28 de noviembre de 2002), con motivo de que no fue publicado el edicto correspondiente, (folios 14 a 18 y 26 del expediente administrativo).
3) El 10 de julio del 2003, el apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa CRAZY T-SHIRT S.A., cédula jurídica n.° 3-101-260804, y domiciliada en San José, solicita, nuevamente, la inscripción de la marca de comercio “ELEMENT”, en la clase 25 internacional para proteger y distinguir camisetas para hombre y mujer, a la que se le asigna el número de expediente n.° 2003-4360 (folio 1 del expediente administrativo).
4) Luego de emitir el 22 de julio del 2003, el “Listado de posibles antecedentes de marcas” de la solicitud anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 13:45 horas del 30 de julio del 2003, resuelve que “por notarse que NO tiene relación con las causales previstas en los artículos 7, 8, 13 y 14 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos y no aparece en trámite, ni inscrito distintivo o elemento figurativo alguno similar o idéntico al solicitado, se resuelve: De conformidad con el estudio realizado y por cumplir con los requisitos de Ley; Publíquese el aviso correspondiente” (folio 2 a 5 del expediente administrativo).
5) Que la publicación de los avisos correspondientes fue hecha en las Gacetas n.° 179, 180 y 181 de los días 18, 19 y 22, respectivamente, del mes de setiembre del 2003 (folio 1 del expediente administrativo).
6) La marca ELEMENT a favor de CRAZY T-SHIRT S.A. fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial el día 22 de enero del 2004, bajo el asiento n.° 143723 (folio 7 vuelto del expediente administrativo y la constante referencia que de dicho asiento registral se hace en el expediente).
7) Mediante oficio del 5 de octubre del 2005, el Lic. Edgar Hernández Mora, registrador del Registro de la Propiedad Industrial, remite al Departamento de Asesoría Legal de ese Registro el expediente n.° 2386-2002, indicándose que “POR CUANTO EN LA CLASE 25 EN QUE SE DESEA PROTEGER LA MARCA ELEMENT SE INSCRIBIO LA MARCA ELEMENT CUYO EXPEDIENTE ES 2003-4360, NO TOMÁNDOSE EN CUENTA EL EXPEDIENTE 2002-2386, QUE NOS OCUPA” (folio 9 del expediente administrativo).
8) En su oficio n º DRPI-308-2006, del 25 de julio del 2006, la Licda. Vanessa Cohen Jiménez, en ese entonces Directora del Registro de la Propiedad Industrial, informa a la Ministra de Justicia acerca de la irregularidad existente en relación con la inscripción de la marca ELEMENT, a favor de CRAZY T-SHIRT S.A., tramitada bajo el expediente n.° 2003-4360, que ameritó al parecer una investigación preeliminar que desembocó en el oficio AJ-RPI-428-2006 (ninguna de esa documentación aparece agregada al expediente remitido con su gestión); consistente, según se explica en el mismo oficio, en el irrespeto al principio de prioridad registral, debido a que BOGA K.B.U. S.A. había solicitado antes el registro de esa marca. Por lo que debió levantarse el suspenso decretado en la tramitación de esta última solicitud, luego de verificarse el archivo del expediente 2001-7008 por abandono de la gestión y haber procedido a la paralización del expediente n.° 2003-4360 hasta tanto se resolvieran las diligencias de BOGA K.B.U. S.A. Al no haberse actuado de esa forma, recomienda la apertura de un procedimiento administrativo a fin de determinar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro de la marca anterior, por violación al inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (folios 26 a 31 del expediente administrativo).
9) En resolución de las 11:00 horas del 1° de agosto del 2007, el Director del Registro de la Propiedad Industrial, decide nombrar un órgano director integrado por los funcionarios Natasha Donoso Esquivel, en calidad de miembro propietaria, y Marjorie Franco Porras, como miembro suplente, para que verifique e instruya la verdad real de los hechos relacionados con la posible declaratoria de nulidad en el otorgamiento del registro de la marca ELEMENT, propiedad de CRAZY T-SHIRT, S.A., por violación a los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al estar previamente solicitada esa marca, en la misma clase, por la sociedad BOGA K.B.U. S.A. (folios 32 a 35 del expediente administrativo).
10) E l referido órgano director, a través de la resolución de las 9:30 horas del 27 de agosto del 2007, procede a dictar la apertura del procedimiento administrativo de conformidad con los artículos 214 y 308 siguientes y concordantes de la LGAP, para declarar la posible nulidad absoluta y evidente en el otorgamiento del registro de la marca ELEMENT, propiedad de CRAZY T-SHIRT S.A., por los siguientes hechos: “I. SÉ PROCEDIÓ CON LA INSCRIPCIÓN DELA MARCA “ELEMENT” EN CLASE 25 INTERNACIONAL, EL 22 DE ENERO DEL 2004, A FAVOR DE CRAZY T-SHIRTT S.A., BAJO EL REGISTRO 146723 [sic], PESE A ENCONTRARSE PREVIAMENTE PRESENTADA LA SOLICITUD DESDE EL 05 DE ABRIL DE 2002, DE LA MARCA ELEMENTS EN LA MISMA CLASE POR PARTE DE LA EMPRESA BOGA K.B.U., S.A., LA CUÁL SE ENCONTRABA EN SUSPENSO EN RAZÓN DE UNA SOLICITUD ANTERIOR LLEVADA BAJO EL EXPEDIENTE 2001-7008, LA CUAL FUE ARCHIVADA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2004, LO CUAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, INFRINGE EL DERECHO DE PRIORIDAD DEL SOLICITANTE BOGA K.B.U. POR SER PRESENTADA SU SOLICITUD EN UNA FECHA ANTERIOR, ASIMISMO LA INSCRIPCIÓN CONTRAVIENE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8 INCISOS A) Y B) DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.” A la vez, le hace saber a la parte interesada que le asiste el derecho a ser oída, para lo cual se puede hacer representar o asesorar por un abogado, de ofrecer la prueba que considere pertinente y de acceder a la documentación que integra el expediente administrativo. Entre los documentos enlistados en la resolución inicial y que se ponen a disposición de las partes no viene la investigación preliminar mencionada en el oficio n.º DRPI-308-2006 a que se hizo referencia en el punto 8 de los antecedentes. Finalmente, se indican los recursos que caben contra esa resolución de apertura . Dicha resolución le fue notificada al representante legal de la empresa CRAZY T-SHIRT S.A. el 28 de agosto del 2007. No consta que se le haya notificado a la empresa BOGA K.B.U. S.A. (folios 36 a 41 del expediente administrativo).
11) El órgano director mediante cédula de citación n.° AJ-RPI-325-2007, del mismo 27 de agosto del 2007, –en la que hace una relación sucinta de los hechos investigados en el punto anterior – citó a la empresa CRAZY T-SHIRT S.A., en calidad de titular, a una comparecencia oral y privada a efectuarse a las 9:00 horas del 19 de setiembre del 2007. Dicha resolución le fue notificada al apoderado generalísimo de la citada empresa el día 28 siguiente (folio 42 y 42 vuelto del expediente administrativo).
12) El referido órgano director mediante cédula de citación n.° AJ-RPI-326-2007, también del 27 de agosto del 2007, citó a la sociedad BOGA K.B.U. S.A., en los mismos términos descritos, pero en calidad de interesada, a la comparecencia indicada en el punto anterior. Dicha resolución le fue notificada el día 30 de ese mismo mes (folios 43 y 43 vuelto del expediente administrativo).
13) De conformidad con el acta levantada al efecto, la audiencia oral y privada se celebra a las 9:13 horas del 19 de setiembre del 2007, con la presencia de la apoderada de la sociedad BOGA K.B.U S.A., el órgano director y su miembro suplente. En la audiencia, la representante de la referida empresa lleva a cabo su declaración, en la que solicita que se deje sin efecto la inscripción de la marca ELEMENT a nombre de CRAZY T-SHIRT S.A. y que se reactive la solicitud presentada el 5...
