Dictamen nº 193 de 18 de Junio de 2014, de Ministerio de Justicia y Paz
| Emisor | Ministerio de Justicia y Paz |
18 de junio de 2014
C-193-2014
Doctora
Cristina Ramírez Chavarría
Ministra de Justicia y Paz
Estimada señora Ministra:
Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, doy respuesta al oficio n.° MJP-060-02-2013, del 7 de febrero de 2013, por medio del cual, el entonces Ministro Fernando Ferraro Castro, solicitó el dictamen sobre la procedencia de la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta del Registro n. °207674 de la marca “GRUPO EL COLONO VAMOS CON EL TIEMPO (Diseño)”, propiedad de la empresa EL COLONO AGROPECUARIO S.A.
Lo anterior no sin antes manifestarle las disculpas del caso por la dilación en su evacuación, motivada por el alto volumen de trabajo que maneja esta institución.
ANTECEDENTES.
De las piezas que componen el expediente administrativo n.° 07-2012 que se nos remitió con su gestión, el cual se compone de dos tomos, el primero con 37 folios físicos (los últimos siete sin foliar) correspondiente al procedimiento, y el segundo, identificado como Legajo de Prueba, de 126 folios, consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:
El 28 de setiembre de 1992, el apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad Agroquímicos DAF de Costa Rica S.A., cédula jurídica n.° 3-101-058114, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “COLONO” en la clase 05 internacional, para proteger y distinguir “INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS”, solicitud a la que se le asignó el número de expediente n.° 5229-92 (folios 57 a 63 del Legajo de Prueba).
El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución del 13 de octubre de 1992, tuvo por recibida la gestión anterior y por comprobado que el distintivo solicitado no estaba comprendido dentro de las prohibiciones de ley, al tiempo que cumplía con los requisitos de forma y fondo. Del mismo modo, que de acuerdo con el informe de novedad y antecedentes no aparecían otros signos en trámite o inscritos que impidiesen su inscripción, por lo que ordenó la publicación del aviso correspondiente” (folios 67 y 68 del Legajo de Prueba).
Que la publicación de los edictos correspondientes fue hecha en las Gacetas números 12, 13 y 14 de los días 19, 20 y 21 de enero de 1993, respectivamente (folios 60 y 71 del Legajo de Prueba).
El 20 de abril de 1993 la marca “COLONO”, a favor de Agroquímicos DAF de Costa Rica S.A. (actualmente AGROCOSTA S.A., por haber cambiado su razón social), fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número de registro 82342 (folios 71 a 73 y 78 a 110 del Legajo de Prueba).
El 4 de julio del 2007 el señor Jose Alberto Castillo Calvo, cédula 7-055-165, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de GRUPO EL COLONO G.E.C. S.A., cédula jurídica 3-101-364693, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial “GRUPO COLONO VAMOS CON EL TIEMPO (Diseño)”, aclarando ante una prevención de dicho órgano, que protege “el establecimiento comercial dedicado a la venta de agroquímicos, materiales de construcción, productos veterinarios, ferretería e insumos bananeros y combustibles”; solicitud a la que se le asignó el número de expediente n.° 9658-07 (folios 1 a 7, 13, 18 y 19 del Legajo de Prueba).
Luego de emitir el 16 de agosto del 2007, el Listado de posibles antecedentes de marcas de la gestión anterior que pudieran impedir su inscripción (estudio de novedad), el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 15:15 horas del 9 de enero del 2008, resolvió que “por notarse que NO tiene relación con las causales previstas en los artículos 7 y 65 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos y artículo 8 del Convenio de París, no aparece en trámite, ni inscrito distintivo o elemento figurativo alguno similar o idéntico al solicitado, se resuelve: De conformidad con el estudio realizado y por cumplir con los requisitos de Ley; Publíquese el aviso correspondiente” (folios 8 a 11 y 20 del Legajo de Prueba).
El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 9:45 horas del 20 de febrero de 2008 previno al representante de la referida sociedad que retire para su correspondiente publicación el aviso de ley (folios 23 a 26 del Legajo de Prueba).
Luego de la publicación del edicto respectivo a partir del 13 de octubre de 2008, el nombre comercial “GRUPO COLONO VAMOS CON EL TIEMPO (Diseño)”, a favor de la empresa GRUPO EL COLONO G.E.C. S.A. – que posteriormente se fusionó a la empresa EL COLONO AGROPECUARIO S.A. el 9 de julio de 2012 – fue inscrita el 9 de enero de 2009 en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número de registro 183803 (folios 24, 27, 74, 75 y 119 del Legajo de Prueba).
El 11 de octubre del 2010 el mismo señor Jose Alberto Castillo Calvo, esta vez actuando como apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa EL COLONO AGROPECUARIO S.A., cédula jurídica 3-101-268981, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “GRUPO COLONO (Diseño)”, en la clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”; solicitud a la que se le asignó el número de expediente n.° 2010-9241 (folios 28 a 37 del Legajo de Prueba).
El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 16:17 horas del 14 de octubre de 2010 previno al representante de EL COLONO AGROPECUARIO S.A., que la marca solicitada era inadmisible por razones intrínsecas, al estimar que “resulta ser engañosa con relación a los productos que solicitan proteger y el consumidor medio al ver el signo marcario solicitado lo podría inducir a engaño o confusión al pensar que es un negocio o establecimiento comercial”, concediéndole al efecto 30 días hábiles para que respondiera (folios 38 a 44 del Legajo de Prueba).
El 12 de noviembre del 2010, el apoderado de EL COLONO AGROPECUARIO S.A. respondió la prevención anterior indicando: “en virtud de dicha prevención elimino del diseño las palabras Grupo Colono y aporto nuevamente el diseño”; en el que se lee “G C VAMOS CON EL TIEMPO (diseño)” (folios 45 a 48 del Legajo de Prueba).
Sin que conste de la documentación remitida que se haya procedido al estudio de novedad y antecedentes del distintivo en cuestión, el Registro de la Propiedad Industrial emitió el edicto correspondiente el 16 de noviembre de 2010 (folios 49 a 54 del Legajo de Prueba).
Que la publicación de los avisos correspondientes fue hecha en las Gacetas números 5, 6, y 7 de los días 7, 10 y 11 de enero de 2011, respectivamente (folios 28 y 76 del Legajo de Prueba).
El 11 de marzo de 2011 la marca “G C VAMOS CON EL TIEMPO (diseño)”, a favor de EL COLONO AGROPECUARIO S.A., fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número de registro 207674 (folios 55, 76 y 77 del Legajo de Prueba).
El 13 de noviembre de 2012, la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial elaboró un informe de actividad procesal defectuosa, en el que indicó que los registros números 183803 y 207674 correspondientes a los signos “GRUPO COLONO VAMOS CON EL TIEMPO (Diseño)” y “G C VAMOS CON EL TIEMPO (diseño)”, respectivamente, propiedad el primero de GRUPO EL COLONO G.E.C. S.A. y ya fusionado para ese momento a EL COLONO AGROPECUARIO S.A., se realizaron de forma errónea al supuestamente contravenir los artículos 8 incisos a) y b) y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debido a que el giro comercial y los productos que amparan (venta de agroquímicos) guardan relación con los protegidos por la marca “COLONO” inscrita previamente, propiedad de AGROCOSTA S.A.. Por lo que recomendó seguir el trámite previsto en el párrafo último del artículo 37 de la Ley n.°7978 a fin de declarar parcialmente la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de ambos registros a fin de que “el giro comercial y los productos que protegen los mismos, sean limitados conforme a derecho corresponde” (folios 1 a 7 del expediente administrativo).
El señor Ministro de Justicia a.i., mediante resolución n.°898-2009 de las 8:45 horas del 26 de noviembre de 2012 y con fundamento en el informe anterior, nombró como órgano director a los funcionarios Lic. Álvaro R. Valverde Mora, como miembro propietario, y al Lic. Tomás Montenegro Montenegro, como miembro suplente, a fin de verifiquen la verdad real de los hechos relativos a la declaratoria de nulidad parcial en el otorgamiento de los registros números marcarios 183803 y 207674, por presunta infracción a los artículos 8 incisos a) y b) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. De acuerdo con la constancia de notificación esta resolución fue comunicada a las empresas interesadas el 13 de diciembre del 2012 (folios 8 a 11 del expediente administrativo).
El referido órgano director, por resolución de las 10:00 horas del 10 de diciembre del 2012, procedió a dictar la apertura del procedimiento administrativo de conformidad con los artículos 214, 308 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, con el objeto de verificar la...
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