Dictamen nº 214 de 09 de Julio de 2014, de Ministerio de Justicia y Gracia

Emisor:Ministerio de Justicia y Gracia
RESUMEN

C-214-2014 NULIDAD DE MARCA COMERCIAL. ARTICULO 173 LGAP La entonces Ministra de Justicia y Paz Ana Isabel Garita Vílchez, solicita que este órgano técnico jurídico emita el dictamen estipulado en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, a efectos de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los registros número 205013 y 214956,... (ver resumen completo)

 

9 de julio del 2014

C-214-2014

Señora

Cristina Ramírez Chavarría

Ministra de Justicia y Paz

Estimada señora:

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero al oficio MJP-845-08-2013 del 29 de agosto de 2013, presentado por la entonces Ministra de Justicia y Paz Ana Isabel Garita Vílchez, recibido en esta institución el día 12 de setiembre siguiente y reasignado a mi oficina el pasado 13 de junio de 2014, en el que solicita que este órgano técnico jurídico emita el dictamen estipulado en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, a efectos de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los registros número 205013 y 214956, correspondiente a la inscripción de la marca “SUPERNOVA (diseño)”, propiedad de la empresa DINCA BRANDING S.A.

I. ANTECEDENTES

Previamente a entrar a analizar el fondo de la solicitud planteada, conviene realizar una exposición de los hechos de importancia que se desprenden de las copias certificadas del expediente administrativo, a partir de los cuales se emitirá el presente pronunciamiento:

El 21 de junio de 2010, la apoderada generalísima de la empresa CICADEX, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio “Supernova” bajo la categoría 28 internacional, tramitado bajo expediente 2010-5602 (folios 1 y 93 del tomo I);

El 28 de junio de 2010, la empresa DINCA BRANDING S.A presentó dos solicitudes de inscripción de la marca “Supernova (diseño) en las categorías 25 y 28 internacionales, las cuales se tramitaron bajo expedientes 2010-5850 y 2010-5849 (folios 97, 104 y 112 del tomo I).

El 1 de noviembre de 2010, se inscribió la marca “Supernova (diseño)” bajo el registro 205013, dentro de la categoría 25 internacional para proteger y distinguir: Vestidos, calzados, sombrería, a favor de la empresa DINCA BRANDING S.A. (folio 109 del tomo I);

El 23 de noviembre de 2010, el apoderado generalísimo de DINCA BRANDING S.A presentó oposición dentro del expediente 2010-5602 contra la solicitud presentada por CICADEX (folios 24 a 34 del tomo I);

La empresa CICADEX no contestó la solicitud de oposición presentada por DINCA BRANDING S.A (tomo I);

Mediante resolución de las 9:35 horas del 29 de setiembre de 2011, se acumularon los expedientes 2010-5602 con el expediente 2010-5849, a efecto de cumplir con el artículo 17 de la Ley de Marcas (folios 88, 89 y 132 del tomo I);

Por resolución de las 8:55 horas del 23 de noviembre de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial acogió la oposición interpuesta por DINCA BRANDING S.A y dispuso inscribir la marca “Supernova (diseño)” en la categoría 28 internacional a favor de la empresa DINCA BRANDING S.A, en virtud de la inscripción previa de la misma en la categoría 25 internacional (folios 78 a 86 del tomo I);

El 27 de febrero de 2013, el Asesor Jurídico del Registro de Propiedad Industrial Tomás Montenegro Montenegro, emitió un informe dentro del expediente 04-2013, en el cual recomienda la declaratoria de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los registros número 205013 y 214956, correspondiente a la inscripción de la marca “SUPERNOVA (diseño)”, propiedad de la empresa DINCA BRANDING S.A, por no haberse respetado el derecho de prelación al no haberse acumulado los tres expedientes 2010-5602, 2010-5850 y 2010-5849 y resolverse juntos (folios 1 a 11);

Por resolución N° 149-2013 de las 9:10 horas del 4 de marzo de 2013, el entonces Ministro de Justicia y Paz Fernando Ferraro Castro, nombró como órgano director del procedimiento al licenciado Thomas Montenegro Montenegro (miembro propietario), y al licenciado Alvaro Valverde Mora (miembro suplente), ambos asesores del Departamento de Asesoría Jurídica del Registro de Propiedad Industrial del Registro Nacional (folios 14 y 15);

La resolución que integra el órgano director, fue notificada a las empresas CICADEX y DINCA BRANDING S.A, el día 8 de mayo de 2013 (folios 16 y 17);

Por resolución de las 13:40 horas del 12 de abril de 2012 (sic), el órgano director del procedimiento dictó el auto de apertura del mismo, indicando los hechos imputados, y otorgándole a la parte afectada el derecho de ofrecer prueba, preguntar y repreguntar a los testigos, asesorarse de un abogado, interponer los recursos que estime pertinentes contra las distintas resoluciones y el auto de apertura, y citándola a la audiencia oral y privada a realizarse a las 9:30 horas del 5 de junio de 2013 (folios 18 a 28);

La resolución de inicio del procedimiento fue notificada a las empresas CICADEX y DINCA BRANDING S.A, el día 8 de mayo de 2013 (folios 29 y 30);

El 13 de mayo de 2013, el representante de la empresa DINCA BRANDING S.A solicitó la reprogramación de la audiencia oral, por encontrarse fuera del país en la fecha señalada (folio 31);

Por resolución de las 8:50 horas del 20 de mayo de 2013, el órgano director fijó como nueva fecha de la audiencia las 9:30 horas del 12 de junio de 2013, resolución que fue notificada a las empresas DINCA BRANDING S.A y CICADEX, el 20 de mayo de 2013 (folios 34 a 36);

El 12 de junio de 2013, la apoderada especial administrativa de DINCA BRANDING S.A, presentó un escrito de descargo en defensa de sus intereses alegando la aceptación tácita de la empresa CICADEX al no referirse a su oposición y el uso anterior de la marca desde el año 2005 por parte de su representada, por lo que en su criterio tiene derecho de prioridad en virtud de lo establecido en los numerales 4 inciso a) y 8 inciso c) de la Ley de Marcas. Asimismo, considera que la clase 25 internacional y 28 internacional protegen bienes distintos (folios 41 a 50);

A las 9:30 horas del 12 de junio de 2013 se realizó la audiencia oral y privada con la presencia de las representantes legales de las empresas DINCA BRANDING S.A y CICADEX. En dicha audiencia, la empresa DINCA BRANDING S.A reiteró el uso anterior de la marca y su derecho de prioridad para el uso de la misma y la empresa CICADEX manifestó que ese uso anterior no fue demostrado en el procedimiento y que en consecuencia, debió prevalecer la inscripción por fecha de presentación de la solicitud; adicionalmente señala el uso por varios años de la marca por parte de CICADEX. Asimismo, se presentó prueba documental (folios 101 a 107);

Por resolución de las 8:50 horas del 13 de junio de 2013, el órgano director otorgó un plazo de tres días hábiles para que las partes se refirieran a la prueba presentada el día de la audiencia (folios 109 a 115);

El 24 de junio de 2013, la representante de la empresa DINCA BRANDING S.A presentó por escrito sus conclusiones, reiterando el abandono del trámite por parte de CICADEX y su derecho prioritario por el uso anterior dado a la marca (folios 117 a 127);

Por resolución de las 14:00 horas del 31 de julio de 2013, el órgano director del procedimiento emitió su recomendación final, evidenciando en su criterio la existencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta pues considera que la empresa CICADEX contaba con el derecho de prelación al haber presentado primero su solicitud, y por lo tanto se violentó lo dispuesto en los numerales 4 inciso b) y 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas. Por lo anterior, elevó el expediente al superior jerárquico (folios 128 a 142);

Mediante oficio MJP-845-08-2013 del 29 de agosto de 2013, recibido en esta institución el día 12 de setiembre siguiente, la entonces Ministra de Justicia y Paz solicitó que este órgano técnico jurídico emita el dictamen estipulado en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, a efectos de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los registros 205013 y 214956, correspondiente a la marca “SUPERNOVA (diseño)”, propiedad de la empresa DINCA BRANDING S.A.

II. SOBRE EL PROCEDIMIENTO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 173 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: REQUISITOS FORMALES

Tanto la Sala Constitucional como esta Procuraduría se han referido en numerosas oportunidades a la potestad que tiene la Administración para anular en vía administrativa los actos declaratorios de derechos. Esta potestad, es excepcional por cuanto tales actos se encuentran protegidos por el principio constitucional de intangibilidad de los actos propios, que deriva del texto del artículo 34 de la Constitución Política y que prohíbe a la Administración volver sobre sus propios actos sin antes haber planteado ante la autoridad judicial competente el respectivo proceso de lesividad para la anulación del acto viciado. Es así como los derechos subjetivos constituyen un límite respecto de las potestades de revocación o modificación de los actos administrativos, pues la Administración no puede emitir un acto y con posterioridad dictar otro contrario al primero, en menoscabo de derechos subjetivos, sin perjuicio claro está, de que plantee el respectivo proceso de lesividad ante el juez contencioso administrativo.

Sin embargo excepcionalmente –como se indicó- la Administración puede anular en vía administrativa ese acto declaratorio de derechos, siguiendo el procedimiento establecido en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública y con el cumplimiento de los requisitos formales ahí dispuestos, tal como se procederá a explicar.

a) Apertura de un procedimiento ordinario

El artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública establece que: “Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la Administración deberá dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el debido procedimiento administrativo ordinario dispuesto en esta Ley”

De lo anterior, se desprende que como requisito previo a la declaratoria de nulidad en vía administrativa, la Administración debe ordenar la apertura de un procedimiento ordinario en los términos dispuestos por los artículos 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, para que sea dentro de aquel donde se declare esa nulidad, previo otorgamiento del derecho de defensa al afectado y la...

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