Dictamen n° 106 de 18 de Mayo de 2011, de Ministerio de Justicia y Gracia

Emisor:Ministerio de Justicia y Gracia
 

18 de mayo, 2011

C-106 -2011

Licenciado

Hernando París Rodríguez

Ministro

Ministerio de Justicia

Estimado señor Ministro:

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, doy respuesta al oficio n.° DMJ-0179-01-10, del 28 de enero del 2010, por medio del cual solicitó el dictamen sobre la procedencia de la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta del Registro n. °155332, correspondiente a la marca “BLANCA NIEVES”, propiedad de la empresa LAPICERA MEXICANA S.A. DE C.V.

Lo anterior no sin antes manifestarle las disculpas del caso por la dilación en su evacuación, motivada por el alto volumen de trabajo que maneja esta institución.

I. ANTECEDENTES.

De las piezas que componen el expediente administrativo n.° 03-2009 que se nos remitió con su gestión (205 folios en total), consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:

1) El 20 de mayo del 2005, el apoderado especial de la empresa LAPICERA MEXICANA S.A. DE C.V., constituida y existente bajo las leyes de la República Mexicana y domiciliada en ese país, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “BLANCA NIEVES” en la clase 16 internacional, para proteger y distinguir “Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos – pegamentos – para la papelería o la casa; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para el embalaje, (no comprendidas en otras clases) naipes, caracteres de imprenta, clichés”; haciéndose la aclaración que dicha marca se encuentra inscrita en México, en la misma clase solicitada y bajo el registro n.°537056, a favor de su representada, para lo que aporta una certificación legalizada del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. A esta gestión se le asigna el número de expediente n.° 3732-05 (folios 1 a 6 del expediente administrativo).

2) Luego de emitir el 27 de mayo del 2005, el Listado de posibles antecedentes de marcas de la gestión anterior que pudieran impedir su inscripción (estudio de novedad) – donde únicamente aparece el registro vencido desde el año 2003 de la misma marca y clase a favor de la empresa Fábrica Centroamericana de Lápices S.A. – y de que el representante de la sociedad interesada cumplió con la prevención de aportar las especies fiscales y de excluir a los naipes de la lista de productos pues corresponden a otra clase, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 13:38 horas del 5 de setiembre del 2005, resolvió que “por notarse que NO tiene relación con las causales previstas en los artículos 7, 8, 13 y 14 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos y no aparece en trámite, ni inscrito distintivo o elemento figurativo alguno similar o idéntico al solicitado, se resuelve: De conformidad con el estudio realizado y por cumplir con los requisitos de Ley; Publíquese el aviso correspondiente” (folios 7 a 12 y 17 del expediente administrativo).

3) La publicación de los edictos correspondientes fue hecha en las Gacetas números 179, 180 y 181 de los días 19, 20 y 21, respectivamente, del mes de setiembre del 2005 (folios 1 y 18 del expediente administrativo).

4) La marca “BLANCA NIEVES”, a favor de LAPICERA MEXICANA S.A. DE C.V., fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial el día 2 de enero del 2006, bajo el número de registro: 155332 (folios 27 y 80 del expediente administrativo).

5) El 9 de agosto del 2006 la apoderada especial de DISNEY ENTERPRISES, INC., empresa constituida bajo las leyes de Delaware, California y domiciliada en los Estados Unidos de América, solicitó también al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio BLANCANIEVES, en la clase 16 internacional, gestión a la que se le asignó el número de expediente n.° 7204-2006 (folios 10 a 13 del expediente administrativo).

6) Mediante resolución de las 10:22 horas del 1 de setiembre del 2006 el Registro de la Propiedad Industrial da traslado a la representante de DISNEY ENTERPRISES, INC., de la objeción a su solicitud de registro al constatar del informe de novedad realizado el 22 de agosto de ese año que, tal y como se indicó en el antecedente n.°4, ya aparecía inscrita en la misma clase a favor de LAPICERA MEXICANA S.A. DE C.V., la marca “BLANCA NIEVES” con vencimiento hasta el año 2016, indicándole al efecto “…que la marca solicitada se encuentra contenida en la inscrita, y no más confundible que una marca idéntica; el registro marcario es permisivo en la coexistencia de marcas similares o idénticas pero de un mismo titular. Obsérvese, que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, permite la coexistencia de signos que aun cuando sean idénticos o similares, se trate de productos o servicios diferentes y sin posibilidad de que puedan ser asociados entre sí; persigue así la ley la inconfundibilidad de las marcas en el mercado. No se encuentra en el denominativo marcario, elementos suficientes que las diferencien, ideológica y conceptualmente Blancanieves y Blanca Nieves es lo mismo, razón por la que podría generarse confusión en el público consumidor, tanto en los productos como también riesgos de asociación empresarial” (folios 27 a 31 del expediente administrativo).

7) Por escrito presentado el 25 de octubre del 2006 la apoderada de DISNEY ENTERPRISES, INC., manifiesta su inconformidad con la objeción anterior argumentando que el signo BLANCANIEVES es una marca famosa y notoria, reconocida a nivel mundial por ser el personaje principal de la primera película animada de su representada, por lo que Disney es la verdadera titular de ese nombre y del personaje, el cual goza de protección registral alrededor del mundo a su favor, incluido Costa Rica, citando a manera de ejemplo, el registro n.°145776 del 17 de marzo del 2004, en la clase 16 de la marca figurativa o diseño del personaje. En consecuencia, solicita la reconsideración de la solicitud de registro de la referida marca de forma que se proceda a su inscripción (folios 32 a 46 del expediente administrativo).

8) El Registro de la Propiedad Industrial en resolución de las 11:09 horas del 4 de junio del 2007 rechazó la solicitud de inscripción de DISNEY ENTERPRISES, INC., al establecer que el distintivo por ella solicitado guarda una semejanza gráfica, fonética e ideológica con el signo BLANCA NIEVES registrado bajo la misma clase, por lo que “si bien es cierto que la empresa DISNEY ENTERPRISES, es la dueña de los derechos de BLANCANIEVES desde hace muchísimos años, la compañía de origen mexicano LAPICERA MEXICANA S.A. DE C.V., presentó primero la solicitud” (folios 47 y 47 bis del expediente administrativo).

9) Inconforme con la resolución anterior la representante de DISNEY ENTERPRISES, INC., la recurrió, gestión a la que se le dio el trámite de una solicitud de calificación por resolución del Registro de la Propiedad Industrial de las 7:45 horas del 18 de octubre del 2007, de conformidad con el artículo 38 del Reglamento del Registro Público (Decreto Ejecutivo n.°26771-J del 18 de febrero de 1998). Así, luego de que el registrador responsable mantuvo su decisión de rechazar la inscripción lo remitió el 9 de noviembre del mismo año a la jefe de registradores, quien confirmó la objeción por resolución de las 14:20 horas del 22 de noviembre siguiente, argumentando “que si bien es cierto, existe un conocimiento general sobre el distintivo a registrar, no puede hacerse caso omiso del registro N°155332, vigente hasta el 02 de enero del 2016”, por lo que en el acto elevó el expediente a conocimiento de la Dirección del referido Registro (folios 48 a 53 del expediente administrativo).

10) El Director del Registro de la Propiedad Industrial, Lic. Luis Gustavo Álvarez Ramírez, a través de la resolución de las 9:00 horas del 10 de diciembre del 2007, mantuvo el criterio del registrador y rechazó la solicitud de inscripción a favor de DISNEY ENTERPRISES, INC., de la marca BLANCANIEVES, por el riesgo de confusión gráfica, fonética e ideológica en el público consumidor con respecto al signo ya registrado a nombre de LAPICERA MEXICANA S.A. DE C.V. por tratarse de distintivos idénticos que se refiere a productos de la misma naturaleza. A lo que agrega: ”Al no ser este el medio estipulado en la Ley de Marcas a fin de determinar una posible nulidad del registro número 155332 de la marca “BLANCA NIEVES”, tómese en cuenta que mientras el Registro se encuentra vigente, la marca goza de la protección que otorga nuestra normativa, por lo que de existir alguna inconformidad con el registro número 155332, deberá acudir a los medios correspondientes para alegarla y demostrar su mejor derecho sobre la marca “BLANCANIEVES” (…) Siendo que la película Blanca Nieves y los Siete Enanos (Snow White and the Seven Dwarfs) y sus personajes son famosos y reconocidos por el público, como propiedad de la cadena Disney, lo cierto es que por encontrarse registrada con fecha anterior un (sic) marca idéntica, propiedad de un tercero, no es posible que ambas gocen de protección registral. Por lo que ante el inminente el (sic) riesgo de confusión se determina que ambas marcas no pueden coexistir, caso contrario se estaría afectando el derecho de elección el consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen por medio de su inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta transgrede el artículo octavo, literal a) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.” (folios 56 a 68 del expediente administrativo).

11) En contra de la resolución anterior la apoderada especial de DISNEY ENTERPRISES, INC., interpuso el 23 de enero del 2008 los...

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