Dictamen n° 162 de 21 de Agosto de 2013, de Ministerio de Justicia y Paz
| Emisor | Ministerio de Justicia y Paz |
21 de agosto, 2013
Doctora
Ana Isabel Garita Vílchez
Ministra
Ministerio de Justicia y Paz
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, damos respuesta al oficio n.° MJP-978-11-12, del 26 de noviembre del 2012, por medio del cual el Viceministro Jorge Rodríguez Bogle, actuando como Ministro a.i. de esa cartera, solicitó el dictamen acerca de la procedencia de la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro n.° 204984, correspondiente a la marca “VITAL-KERATINA”, propiedad de COLGATE PALMOLIVE COMPANY y del registro n.°209226, referido a la marca “OPTIMS CON VITAL-KERATINA”, cuyo titular es COLGATE PALMOLIVE S.A. de C.V.
Lo anterior no sin antes manifestarle las disculpas del caso por la dilación en su evacuación, motivada por el alto volumen de trabajo que maneja esta institución.
I. ANTECEDENTES
De las piezas que componen el expediente administrativo n.° 04-2012 que se nos remitió con su gestión, el cual se compone de dos legajos, el primero con 47 folios y el segundo, identificado como Legajo de Prueba, de 97 folios, consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:
1) El 18 de diciembre del 2009, la licenciada Adriana Oreamuno Montano, en su condición de apoderada especial administrativa de la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “VITAL-KERATINA”, de origen estadounidense, en la clase 3 internacional para proteger y distinguir: “PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL, A SABER, CHAMPÚS, ACONDICIONADORES Y PREPARACIONES PARA EL CUIDADO DEL CABELLO”. A esta solicitud se le asignó el número de expediente 2009-011065 (folios
2) El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 12:19:01 horas del 5 de enero del 2010 suspendió de oficio la solicitud anterior, debido a que se encontraba en trámite la gestión de inscripción de la marca VITAL-KERATIN, en la misma clase 3 internacional, a favor de UNILEVER N.V., bajo el expediente n.°2009-10878, que había sido presentada desde el 15 de diciembre del 2009 (folios 8 y 9 del Legajo de Prueba).
3) El 17 de marzo del 2010, el apoderado especial de la empresa UNILEVER N.V., organizada y existente bajo las leyes de Holanda, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “VITAL KERATIN”, de origen holandés, indicando que su traducción es VITAL KERATINA, en la clase 3 internacional para proteger y distinguir: “Jabones; perfumería; aceites esenciales; desodorantes y antitranspirantes, ambos para uso personal; productos para el cuidado del cabello; colorantes para el cabello; tintes para el cabello; lociones para el cabello; preparaciones para ondular el cabello; champús; acondicionadores; spray para el cabello; polvos para el cabello; aderezos para el cabello; lacas para el cabello; espuma para el cabello; glaseados para el cabello; gel para el cabello; humectantes para el cabello; líquidos para el cabello; tratamientos para conservar el cabello; tratamientos para disecar el cabello; aceites para el cabello; tónicos para el cabello; cremas para el cabello; preparaciones para el baño y la ducha; preparaciones de tocador no medicadas; preparaciones para el cuidado de la piel; cosméticos.” En la misma gestión reclamó derecho de prioridad según solicitud número 1034792 presentada en México el 18 de setiembre del 2009, conforme al Convenio de París. A esta solicitud se le asignó el número de expediente 2010-002299 (folios
4) Por resolución de las 08:40:29 horas del 23 de marzo del 2010, el Registro de la Propiedad Industrial previno al representante de UNILEVER N.V., aclarar la situación dicha (ver antecedente 2), de la existencia de una gestión previa de la misma empresa solicitando la misma marca para los mismos productos, bajo el expediente n.°2009-10878, en tanto “no es posible la tramitación del presente expediente, lo anterior debido a la imposibilidad de doble inscripción registral” (folios 80 y 81 del Legajo de Prueba).
5) El 26 de marzo del 2010, el señor Antonio Oreamuno Blanco, actuando primero como gestor de negocios y luego como apoderado especial de la empresa COLGATE PALMOLIVE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE , organizada y existente bajo las leyes del México, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “OPTIMS CON VITAL-KERATINA”, de origen mexicano, en la clase 3 internacional para proteger y distinguir: “PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PERSONAL, A SABER PREPARACIONES PARA EL CUIDADO DEL CABELLO.” En el acto también hizo reivindicación de prioridad de la solicitud de la misma marca presentada en México el 5 de noviembre del 2009 al amparo de los artículos 4 del Convenio de París, 5 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 10 de su reglamento. A esta solicitud se le asignó el número de expediente 2010-002656 (folios
6) El 13 de abril del 2010 el apoderado especial de UNILEVER N.V., en relación con la prevención hecha por el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 23 de marzo anterior (ver antecedente 4), indicó: “En relación con la marca en referencia aclaro que mediante escrito de esta misma fecha presentado al expediente No. 2009-10878 , se desistió formalmente del mismo, en vista de ello solicito continuar con la tramitación de este expediente” (folio 82 del Legajo de Prueba).
7) El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:31:53 horas del 21 de abril del 2010 suspendió el trámite de inscripción de la marca “VITAL KERATIN”, expediente 2010-002299 (folio 83 del Legajo de Prueba).
8) El 26 de mayo del 2010 el apoderado especial de COLGATE PALMOLIVE S.A. de C.V. adjuntó documento de prioridad de la solicitud de registro de la marca “OPTIMS CON VITAL-KERATINA” presentada en México el 5 de noviembre del 2009 bajo el expediente n.°1045749 (folios
9) El Registro de la Propiedad Industrial por resolución de las 11:55:22 horas del 31 de mayo del 2010 suspendió de oficio la solicitud anterior de la marca “OPTIMS CON VITAL-KERATINA” , debido a que se encontraba en trámite la primera gestión de inscripción de la marca VITAL-KERATIN, que luego fue desistida (ver antecedentes 2 y 6) (folios 61 y 62 del Legajo de Prueba).
10) El 2 de junio del 2010 el apoderado especial de UNILEVER N.V. solicitó al Registro de la Propiedad Industrial levantar el suspenso de la solicitud “VITAL KERATIN” (expediente 2010-002299), “ya que el trámite del expediente 2009-10878, se encuentra con notificación de archivo” (folios 85 y 86 del Legajo de Prueba).
11) De conformidad con la certificación del Registro Nacional que consta a folios 63 y 64 del Legajo de Prueba, la solicitud de la marca VITAL-KERATIN, en la clase 3 internacional, a favor de UNILEVER N.V., expediente n.°2009-10878, se tuvo por desistida el 28 de junio del 2010 .
12) El Registro de la Propiedad Industrial dictó la resolución de las 08:13:41 horas del 1 de julio del 2010, en la que se procedió a suspender el trámite de registro de la marca “VITAL KERATIN” a favor de UNILEVER N.V. (expediente n.° 2010-002299), hasta tanto se resolviera de forma definitiva la solicitud de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, expediente 2009-011065. No consta que contra esta resolución el representante de UNILEVER N.V. haya interpuesto recurso alguno pese a que sí le fue notificada el 9 de julio siguiente (ver antecedente 1 y folios 87 y 88 del Legajo de Prueba).
13) Al finalizar la suspensión en el trámite de registro de las marcas “VITAL-KERATINA” y “OPTIMS CON VITAL-KERATINA”, los días 30 de junio y 11 de octubre, respectivamente, del año 2010, se elaboraron los edictos correspondientes dando aviso de ambas gestiones, los que fueron publicados, en el caso de la primera solicitud, en las Gacetas números 165, 166 y 167 de los días 25, 26 y 27 de agosto del 2010, y por lo que se refiere a la segunda solicitud, en las Gacetas números 45, 46 y 47 de los días 4, 7 y 8 de marzo del 2011 (folios 2, 11, 12 y 13, 16 y 65 del Legajo de Prueba).
14) El 1 de noviembre del 2010 la marca “ VITAL-KERATINA ”, a favor de la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, quedó inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número de registro 204984 (folio 89 del Legajo de Prueba).
15) Por resolución de las 14:29:22 horas del 31 de marzo del 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le comunicó al representante de UNILEVER N.V., la existencia de una objeción al registro de la marca “VITAL KERATIN” en la clase 3 internacional (expediente n.°2010-002299), al encontrarse inscrita la marca “VITAL-KERATINA”, a favor de la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, en la misma clase, dado el grado de similitud y el riesgo de confusión de asociación empresarial en el público consumidor entre ambas, estimando “que corresponde a un signo inadmisible por derechos de terceros; por lo que resulta irregistrable al transgredir el artículo octavo, literal a), y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.” Y le concedió al interesado un plazo de 30 días hábiles para que respondiera a la objeción que le fue notificada el 8 de abril siguiente (folios
16) En el ínterin, el 13 de mayo del 2011 la marca “OPTIMS CON VITAL-KERATINA”, a favor de la empresa COLGATE PALMOLIVE S.A. de C.V., quedó inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número de registro 209226 (folios 66 del Legajo de Prueba y 2 del expediente administrativo).
17) El 30 de mayo del 2011 el apoderado especial de la empresa UNILEVER N.V. respondió a la objeción del Registro de la Propiedad...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba